El equipo de Propiedad Intelectual de FERRERE obtuvo una trascendental sentencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que anuló la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software (DNPIRS) que había denegado el registro de la marca "TEQUILA" para servicios de clubes nocturnos y discotecas. La Sentencia N.º 476/2026 constituye un leading case: es la primera vez que un tribunal uruguayo reconoce que una marca puede coexistir con una denominación de origen (D.O.) registrada en Uruguay, cuando se trata de productos y servicios claramente diferenciados.
El empresario argentino Osvaldo Horacio Brucco —fundador de la legendaria discoteca TEQUILA de Buenos Aires, referente del entretenimiento rioplatense durante décadas, y de reconocidos establecimientos en La Barra, Maldonado— solicitó el registro de la marca mixta "TEQUILA" para servicios de entretenimiento. La solicitud fue rechazada en noviembre de 2023 tras la oposición del Consejo Regulador del Tequila A.C. de México, que invocó la protección de "Tequila" como denominación de origen bajo la ley uruguaya y el Tratado de Libre Comercio con México de 2003.
El desafío jurídico
El caso presentaba una complejidad particular: "Tequila" contaba con registro vigente como denominación de origen en la categoría de bebidas alcohólicas en Uruguay, lo que planteaba un desafío jurídico mayor. En las sentencias anteriores que abordaron esta cuestión, se trataba de denominaciones de origen que, aunque reconocidas internacionalmente, no se encontraban registradas en Uruguay.
FERRERE llevó adelante una estrategia probatoria por la que acreditó que "TEQUILA" del empresario, contaba con un registro de marca anterior, por lo que había coexistido pacíficamente con la denominación de origen para bebidas alcohólicas, lo que evidenció que no existía vulneración de derechos de terceros. Asimismo, se demostró que Tequila es un referente emblemático del entretenimiento rioplatense, con abrumador reconocimiento público que trasciende fronteras, tanto en Buenos Aires, como en la costa uruguaya.
Además, a través de un trabajo de investigación internacional exhaustivo, se acreditó que en diversas jurisdicciones existen marcas "Tequila" registradas para productos y servicios distintos a la bebida alcohólica, aun en presencia de la denominación de origen. Este hallazgo fue clave para sostener que el principio de especialidad opera con plena vigencia incluso frente a denominaciones de origen protegidas. A su vez, ni el Estado ni el Consejo Regulador mexicano lograron acreditar confusión real en el público consumidor entre los servicios de entretenimiento y la bebida alcohólica. Cabe destacar que si bien el TCA había resuelto un caso con ciertas similitudes sobre la marca "Ginebra" (Sentencia N.º 490/2020), aquel presentaba menores dificultades ya que el término no constituía una denominación de origen registrada. El presente fallo va más allá de aquel antecedente al resolver la cuestión frente a una denominación de origen con registro vigente.
El precedente
Con estos elementos, el TCA resolvió que la denominación de origen "Tequila" protege exclusivamente la bebida alcohólica y que su extensión a otros rubros carece de sustento normativo. Por primera vez en Uruguay, un tribunal afirma que el principio de especialidad prima aun cuando existe una denominación de origen registrada, siempre que no se acredite confusión real ni vulneración de derechos de terceros. Ninguna sentencia anterior había alcanzado esta conclusión frente a una denominación de origen con registro vigente en el país.
El caso fue liderado por Eugenia Contreras, abogada senior, y Alejandro Alterwain, consejero del equipo de Propiedad Intelectual de FERRERE, junto con Agustín Mayer, socio de la firma.
“El trabajo probatorio fue central en este caso. Logramos construir una línea argumental sólida a partir de la coexistencia pacífica de la marca en Uruguay y de un relevamiento internacional que demostró que el principio de especialidad es reconocido en múltiples jurisdicciones, incluso frente a denominaciones de origen protegidas”, señaló Eugenia Contreras.
“Era un caso sin antecedentes directos en la jurisprudencia uruguaya. La clave estuvo en articular el derecho marcario local con la práctica internacional y en acreditar que no existía confusión real en el consumidor, un extremo que finalmente no fue controvertido en el proceso”, agregó Alejandro Alterwain.
Por su parte, Agustín Mayer, socio director de FERRERE y líder de la práctica de Propiedad Intelectual, destacó: “Este resultado refleja lo que buscamos como firma: que nuestros clientes sientan que están acompañados con profundidad y creatividad, especialmente cuando el camino no está trazado. Que la confianza depositada en el equipo se traduzca en un precedente de esta dimensión nos llena de orgullo”.